Patent gir fremdeles ikke “Freedom to Operate”

Et patent gir ikke grunn til å anta at man kan utnytte teknologien uhindret, slik advokatene Reimers og Hagen fra Advokatfirmaet Grette påstår i et misvisende innlegg  i TU 8. mars, og også  14. april 2011. Det er nødvendig å forklare det grunnleggende: Et patent gir ikke rett til å utøve teknologien, bare en rett til å nekte andre det.

 Din patenterte teknologi kan være avhengig av andre patenterte teknologier.  En slik avhengighet kommer ikke fram i Patentstyrets eller andre patentmyndigheters behandling av søknaden. De undersøker bare om du kan få patent på det du har søkt om. Det er ikke sikkert at en avhengighet til andre patenter eller rettigheter blir nevnt i søkerapporten eller uttalelsen du får.

 Enda viktigere er at det selvsagt er teknologien som skal på markedet som må være grunnlag for undersøkelser, og ikke det du patentsøkte for flere år siden. Hvis du vil redusere risikoen ved søksmål bør du spesielt i USA undersøke dette nøye ved hjelp av amerikanske patentadvokater, og ikke basere deg på råd fra norske advokater eller patentingeniører. Amerikansk rett kan straffe med tredobbel skadeserstatning om du antok at du kan utnytte teknologien uhindret, fordi du fikk patent på den.

 Det å undersøke om man kan utnytte teknologien uhindret, ofte kalt “Freedom to Operate”, er en viktig og selvstendig undersøkelse som bør gjøres både tidlig i utviklingsløpet av nye produkter og tjenester, og selvsagt igjen før produktlansering. Dette krever god innsikt i patentlovgivning, forretningsmodellen for produktet og ikke minst teknologien det gjelder. Det er viktig å ha slik ekspertise før man gir råd.

Enernes ideer

(innlegg i Dagens Næringsliv 2011-11-02)

I diskusjonen om teambasert versus individuell prestasjonslønn bringer Ola Kvaløy (DN, 1. november «Ledelse: Enerne krever bonus» ) inn som et poeng at ansatte kan ta med seg kritiske ressurser når de forlater bedriften. Ideer og patenter blir nevnt som slike ressurser, men dette er feil. Patenter er en av de få måtene en bedrift kan få dokumentert eierskap til en ansatts ideer. Sammen med grundig dokumentasjon av forretningshemmeligheter og gode måter å håndtere dem på, er patenter en mulighet til å sikre seg mot noen av konsekvensene ved at ansatte forlater bedriften. Ideer som ikke kan patentsøkes eller være hemmelig, kan ofte ha andre former for beskyttelse eller dokumentert eierskap. Det er altså ikke slik at ansatte kan ta med seg ideer og patenter; norsk lov er til og med slik at en som bytter arbeidsgiver de første seks månedene  må gi fra seg relevante oppfinnelser til forrige arbeidsgiver.  God forståelse av hvordan immaterielle rettigheter fungerer  og hvordan eiendomsretten sikres er en viktig del av grunnlaget for å utforme insentivordninger i kunnskapsbedrifter.

 

Patent gir ikke “Freedom to operate”

Det er et misvisende innlegg på Grettes nettsider og i Teknisk Ukeblad 14. april om Clean Tech-patenter, “Clean-Tech patenter – en “gullgruve”?”. Et patent har særlig to aspekter, skriver advokatene Reimers og Hagen fra Advokatfirmaet Grette.  Det ene er at innehaveren kan forby andre å utnytte teknologien, det er riktig og er essensen i et patent.  Det andre skulle være “en presumsjon for ‘freedom to operate’ ”, altså en antagelse om at andre ikke kan stoppe den patenterte teknologien   – det er en alvorlig misoppfatning. En patentert teknologi kan være avhengig av andre patenterte teknologier, og et patent gir ingen rett til å krenke disse rettighetene. Hvis du har fått patent på teknologi B, som er en forbedring av den patenterte teknologien A, så vil du trenge lisens fra A for å kunne selge B; mens A selvsagt kan selges fritt, så lenge forbedringen din ikke er med.  B’s patent kalles et avhengig patent – “dependent patent” på engelsk, og er et av tilfellene som Patentlovens §47 om tvangslisens er rettet mot.  De fleste land har tilsvarende lovgivning. Myndighetene kan altså gripe inn og gi B en lisens på A, om A nekter men markedsforholdene tilsier at lisens bør gis. Dette er likevel ikke noen gunstig situasjon for B, og langt unna et ønske om “freedom to operate”, siden en slik lisens er usikker, tar tid og vil koste penger.

Det er viktig å merke seg at en slik avhengighet ikke nødvendigvis kommer fram  i Patentstyrets eller andre patentmyndigheters behandling av søknaden. De undersøker om du kan få patent på B. Hvis A ikke er relevant eller er ikke det viktigste dokumentet for om B er nytt eller har oppfinnelseshøyde, så er det ikke sikkert at A blir nevnt en gang i søkerapporten og uttalelsen du får fra Patentstyret. En egen undersøkelse rettet mot dette er nødvendig. Et annet viktig poeng er at teknologien B trolig har utviklet seg etter at patentsøknaden ble levert. Det er teknologien som skal på markedet som må være grunnlag for undersøkelser, og ikke det som ble patentsøkt ofte for flere år siden.

Problemstillingen er spesielt viktig i USA hvor rettspraksis bruker  “treble damages”  - skadeserstatningen kan bli tredoblet hvis årsaken er at den krenkende part ikke har gjort undersøkelser i forkant av en produktlansering.  “Presumsjon for ‘freedom to operate’ ” basert på et eget innvilget patent, eller enda verre en patentsøknad, vil neppe bli ansett som et godt argument i en amerikansk rett.

Det å undersøke “Freedom to Operate” er en viktig og selvstendig undersøkelse som både bør gjøres tidlig i utviklingsløpet av nye produkter og tjenester, og selvsagt igjen før produktlansering. Dette er noe som krever god innsikt i patentlovgivning, forståelse av forretningsmodellen for produktet og ikke minst god teknologiforståelse. Det er viktig å ha slik ekspertise før man gir råd om “freedom to operate”.