Det er et misvisende innlegg på Grettes nettsider og i Teknisk Ukeblad 14. april om Clean Tech-patenter, “Clean-Tech patenter – en “gullgruve”?”. Et patent har særlig to aspekter, skriver advokatene Reimers og Hagen fra Advokatfirmaet Grette.  Det ene er at innehaveren kan forby andre å utnytte teknologien, det er riktig og er essensen i et patent.  Det andre skulle være “en presumsjon for ‘freedom to operate’ ”, altså en antagelse om at andre ikke kan stoppe den patenterte teknologien   – det er en alvorlig misoppfatning. En patentert teknologi kan være avhengig av andre patenterte teknologier, og et patent gir ingen rett til å krenke disse rettighetene. Hvis du har fått patent på teknologi B, som er en forbedring av den patenterte teknologien A, så vil du trenge lisens fra A for å kunne selge B; mens A selvsagt kan selges fritt, så lenge forbedringen din ikke er med.  B’s patent kalles et avhengig patent – “dependent patent” på engelsk, og er et av tilfellene som Patentlovens §47 om tvangslisens er rettet mot.  De fleste land har tilsvarende lovgivning. Myndighetene kan altså gripe inn og gi B en lisens på A, om A nekter men markedsforholdene tilsier at lisens bør gis. Dette er likevel ikke noen gunstig situasjon for B, og langt unna et ønske om “freedom to operate”, siden en slik lisens er usikker, tar tid og vil koste penger.

Det er viktig å merke seg at en slik avhengighet ikke nødvendigvis kommer fram  i Patentstyrets eller andre patentmyndigheters behandling av søknaden. De undersøker om du kan få patent på B. Hvis A ikke er relevant eller er ikke det viktigste dokumentet for om B er nytt eller har oppfinnelseshøyde, så er det ikke sikkert at A blir nevnt en gang i søkerapporten og uttalelsen du får fra Patentstyret. En egen undersøkelse rettet mot dette er nødvendig. Et annet viktig poeng er at teknologien B trolig har utviklet seg etter at patentsøknaden ble levert. Det er teknologien som skal på markedet som må være grunnlag for undersøkelser, og ikke det som ble patentsøkt ofte for flere år siden.

Problemstillingen er spesielt viktig i USA hvor rettspraksis bruker  “treble damages”  - skadeserstatningen kan bli tredoblet hvis årsaken er at den krenkende part ikke har gjort undersøkelser i forkant av en produktlansering.  “Presumsjon for ‘freedom to operate’ ” basert på et eget innvilget patent, eller enda verre en patentsøknad, vil neppe bli ansett som et godt argument i en amerikansk rett.

Det å undersøke “Freedom to Operate” er en viktig og selvstendig undersøkelse som både bør gjøres tidlig i utviklingsløpet av nye produkter og tjenester, og selvsagt igjen før produktlansering. Dette er noe som krever god innsikt i patentlovgivning, forståelse av forretningsmodellen for produktet og ikke minst god teknologiforståelse. Det er viktig å ha slik ekspertise før man gir råd om “freedom to operate”.